Как Шмяк обыграл Шмяка
Издательству Clever не удалось через суд отменить правовую охрану товарного знака «Мишка Шмяк». Clever заявило, что анимационная студия Great Frame незаконно заимствовала имя Шмяк, которое с 2014 года носит персонаж книжек «Котенок Шмяк». Но Роспатент и суд по интеллектуальным правам посчитали иначе.
Что случилось
Котенок Шмяк — Splat the Cat — персонаж детских книг Роба Скоттона. Их выпускало зарубежное издательство Harper Collins Children's Books.
В 2014 году издательство Clever заключило с Harper Collins Children's Books договор на эксклюзивный выпуск книжек про котенка в России. Имя персонажа переводчик Clever адаптировал для российского читателя — так и появился котенок Шмяк.
Мишка Шмяк — персонаж серии книг «Волшебная лавка Есении». По ним студия Great Frame выпускает одноименный мультсериал.
Great Frame зарегистрировала товарный знак «Мишка Шмяк» в августе 2021 года. А Clever зарегистрировало товарный знак «Котенок Шмяк» только в октябре 2021 года — хотя к тому моменту книги выходили уже несколько лет.
В марте 2022 года Clever подало в Роспатент жалобу и потребовало отменить правовую охрану товарного знака «Мишка Шмяк». В издательстве посчитали, что товарные знаки про мишку и котенка схожи до степени смешения. Роспатент отказался удовлетворять жалобу, и тогда Clever обратилось в суд.
Какие аргументы приводили стороны
Аргументы Clever. В книжном издательстве посчитали, что студия Great Frame заимствовала у них имя для медведя, поскольку анимационный сериал и книга о мишке Шмяке вышли значительно позже, чем книги о котенке Шмяке.
Clever отмечало, что авторские права на перевод детских книжек и оригинальное имя персонажа — Шмяк — принадлежат переводчику издательства. Именно она перевела «Splat» на русский язык как «Шмяк», ни в одном словаре такой перевод не зафиксирован.
Из-за того, что книжки про котенка Шмяка стали очень популярны, само слово «Шмяк» ассоциируется именно с этим котенком — поэтому товары, маркированные обозначениями «Котенок Шмяк» и «Мишка Шмяк», в глазах потребителя будут смешиваться.
Аргументы Great Frame. Студия настаивала на том, что в ее товарном знаке нет воспроизведения персонажа котенка Шмяка, поскольку в нем не отображены его образ или характеристика, нет упоминаний о котенке. А кличку Шмяк может носить и другой персонаж, а не один конкретный котенок — Clever пытается монополизировать это слово и злоупотребляет правом.
В Great Frame добавили, что зарегистрировали свой товарный знак раньше, чем Clever, — но при этом не мешали регистрации товарного знака конкурента и не предпринимали никаких действий по причинению ему имущественного вреда или вытеснению с рынка детской литературы.
Что решил суд
Суд по интеллектуальным правам признал, что товарный знак «Мишка Шмяк» и имя персонажа котенка Шмяка в определенной степени сходны, поскольку и там и там есть слово «Шмяк». Но когда потребители встречают товарный знак «Мишка Шмяк», у них не возникает ассоциаций с котенком — а лишь с медвежонком Шмяком, героем мультсериала и книги. В товарном знаке говорится о медведе — поэтому не возникает ассоциации с котенком.
По закону без согласия правообладателя нельзя регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в РФ на этот момент произведения литературы или персонажа. Но только если права на это произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака — а товарный знак «Мишка Шмяк» зарегистрирован раньше товарного знака «Котенок Шмяк».
В итоге суд не нашел оснований признать отказ Роспатента недействительным.
Мнение независимого адвоката
Если у Clever и есть шансы оспорить судебное решение, они небольшие, считает адвокат адвокатского бюро «Бельянский и партнеры» Владислав Идамжапов. Проблема, по его мнению, в том, что издательство не представило достаточных доказательств известности персонажа котенка Шмяка, чтобы можно было однозначно утверждать, что у широкого круга потребителей мишка Шмяк ассоциируется с котенком Шмяком.
«Суд пришел к выводу о том, что анимационный персонаж мишка Шмяк получил известность в Российской Федерации в качестве одного из действующих лиц мультипликационного сериала и книги, в связи с чем товарный знак, воспроизводящий его имя, вызывает ассоциации именно с ним, а не с персонажем котенком Шмяком. Другими словами, суд пришел к выводу об известности персонажа мишки Шмяка самого по себе, а не в связи с возникающими ассоциациями с котенком Шмяком.
На мой взгляд, если бы заявитель представил более убедительные доказательства наличия широкой известности персонажа котенка Шмяка у потребителей, исход дела мог быть иным. Дело в том, что заявителем представлены сведения о суммарном тираже книг из цикла о котенке Шмяке, но не представлены сведения о количестве фактически реализованных книг за период их издания, на что вполне правомерно обратил внимание суд. Заявитель пытался доказать известность персонажа через присуждение маркетплейсом Ozon книгам о котенке Шмяке статуса „Бестселлер“, однако оппоненты представили опровержение со скриншотами сайта, на которых зафиксирован лишь каталог предлагаемых к покупке книг со скидкой. Практически ко всем представленным заявителем доказательствам суд вполне правомерно отнесся критически.
Я бы не исключал возможность принятия иного решения президиумом суда по интеллектуальным правам, однако с учетом представленных заявителем доказательств и отсутствия существенных нарушений со стороны суда такой исход маловероятен».
Владислав Идамжапов
Адвокат адвокатского бюро «Бельянский и партнеры»
Избежать подобных споров можно, если заранее позаботиться об охране своей интеллектуальной собственности — в том числе вовремя зарегистрировать товарный знак.
У вас были сложности с регистрацией или отстаиванием своих товарных знаков? Поделитесь в комментариях.