Как выгодно распорядиться правами на товарный знак: продажа, лицензия, франшиза, залог

Товарный знак (ТЗ) можно монетизировать разными способами. Самый популярный — использование в собственной деятельности, чтобы повышать узнаваемость и продвигать товары и услуги компании.

Второй вариант — распоряжение правами. Их продают или передают по лицензии, в рамках франчайзинга или используют в качестве залога при кредитовании.

Я расскажу, какой вариант выгоднее выбрать в конкретной ситуации.

Чтобы распоряжаться правами на обозначение, нужно получить подтверждение, что вы владеете ими, в Роспатенте — подать заявку в государственный орган, уплатить пошлины и дождаться результатов экспертизы.

С 5 октября 2024 года пошлины повысились. Теперь процедура стоит от 35 000 ₽ и выше. Чем больше выбрано классов МКТУ (видов деятельности), тем выше стоимость.

При положительном решении экспертов Роспатента вы получите свидетельство, которое подтверждает право на товарный знак по закону.

Для распоряжения правами понадобится установить стоимость прав на товарный знак.

Она проводится профессиональным оценщиком.

Ему понадобятся документы:

Специалист, используя затратный, доходный или рыночный метод оценит обозначение и установит его справедливую стоимость.

После получения отчета с указанием стоимости актива можно приступать к распоряжению правами. Например, продать их и получить причитающуюся сумму.

Для продажи прав, лицензирования или франшизы можно самостоятельно установить стоимость, а вот для залога официальная оценка крайне необходима.

Необходимость продать ТЗ возникает довольно часто. За зарегистрированное в Роспатенте обозначение можно получить сотни тысяч и даже миллионы.

Продажа дает немедленную прибыль, но правообладатель теряет все права на знак и будущие доходы, которые он может приносить.

Кому это выгодно:

Как это сделать правильно. Нужно заключить договор отчуждения в письменной форме. Права без каких-либо ограничений будут переданы другому лицу, как правило, за вознаграждение.

Без оплаты передать права можно только физическому лицу, если обе стороны — юридические лица, то безвозмездная передача невозможна.

Договор обязательно регистрируется в Роспатенте по заявлению сторон. Без этого он считается недействительным. Оплатить переход прав покупатель может уже после регистрации сделки в Роспатенте.

В ведомство нужно представить:

Допустимо предусмотреть в договоре, кто должен понести расходы, связанные с регистрационными действиями в ведомстве. Величина пошлины при уступке прав — 15 000 ₽. При продаже более 1 ТЗ за каждый будет доплата 13 000 ₽.

Если права продаются только в нескольких классах МКТУ, новый правообладатель получает отдельное свидетельство или бланк-приложение об изменениях. При необходимости можно запросить бумажное свидетельство, это будет стоить 3 000 ₽.

Ответ от Роспатента при регистрации распоряжения должен прийти в течение 2 месяцев.

Ведомство может отказать в регистрации сделки, если посчитает, что из-за смены владельца потребители будут введены в заблуждение. Например, если правообладатель имеет 2 сходных обозначения и хочет передать только одно из них другому лицу, а второе — использовать самостоятельно.

Без регистрации договор не действует.

После заключения договора и успешной регистрации сделки в Роспатенте изначальный владелец бренда теряет свои права на него.

Лицензия позволяет получать периодические выплаты, сохраняя при этом контроль над товарным знаком. Это выгодно, если ТЗ имеет высокий потенциал.

Кому это выгодно:

Как это сделать правильно. Лицензиар должен передать их лицензиату по договору в письменной форме с обязательным указанием товарного знака, способов его использования, размера выплат лицензиару. Без согласования этих условий договор не может считаться заключенным.

Важно учитывать:

Например, если охрана ТЗ действует до 11.04.2025 года, то лицензию можно выдать только до этой даты. После продления охраны договор можно продлить.

Лицензиар платит лицензиату роялти — это периодические платежи, и один единовременный платеж — паушальный.

В договоре могут быть предусмотрены ограничения для получателя прав, например, по сроку использования, классам МКТУ, в которых это допустимо, или территории.

Допустим, ваш ТЗ зарегистрирован в 1, 7, 15 классе МКТУ, вы можете передать права по лицензии на использование только в 1 классе МКТУ.

К лицензиату можно предъявить требование, чтобы он использовал данное обозначение только в отношении качественных товаров, чтобы не испортить репутацию владельца обозначения.

При лицензировании полноправным владельцем остается тот, кто изначально имел права на обозначение. Лицензиат получает ограниченный объем прав и только на некоторое время.

Нужно учитывать, что лицензия бывает:

Вид лицензии должен быть обязательно указан. Иначе будет считаться, что это неисключительная лицензия. Для лицензиата это даже плюс, он может заключить договоры и с другими предпринимателями, доход увеличится. Однако чаще выбирают первый вариант — исключительную лицензию.

Лицензионное соглашение нужно регистрировать в патентном ведомстве — подать заявление и комплект документов:

Стоимость регистрации соглашения — 15 000 ₽ за одно обозначение. Далее за каждое будет доплата 13 000 ₽.

Расторгнуть договор можно в любой момент по инициативе сторон или в связи с неисполнением кем-то своих обязательств.

Франшиза предполагает передачу прав не только на товарный знак, но и на другие объекты авторского, патентного права, без которых невозможна деятельность франчайзи, например, секрет производства или уникальную технологию.

Кому это выгодно. Предпринимателям, которые готовы поделиться своей бизнес-моделью и интеллектуальной собственностью, а также хотят развивать бизнес через франшизную сеть, охватывая новые территории.

Как это сделать правильно. Нужно в первую очередь подготовить договор коммерческой концессии. В нем тоже предусмотрены ограничения для франчайзи, например, по сроку, территории, сфере деятельности.

Договор франчайзинга тоже регистрируют в Роспатенте — направляют в ведомство заявление, доверенность при необходимости и один из трех документов:

Величина пошлины в данном случае составляет 4 000 ₽. Доплаты: 13 000 ₽ — за каждый ТЗ, 4 000 ₽ — за патенты или свидетельства, являющиеся предметом конкретного соглашения.

Передача прав в залог позволяет сохранить права на товарный знак и получить финансирование для развития бизнеса. Однако необходимо учитывать риски, связанные с задолженностью.

На период погашения задолженности владелец ТЗ может его использовать в своей деятельности, несмотря на то, что он находится в залоге. Залогодержатель не имеет права делать что-либо с товарным знаком, пока должник добросовестно исполняет свои обязательства. Однако при неисполнении обязательств залогодатель полностью потеряет права на обозначение.

Кому это выгодно. Компаниям, которые хотят получить дополнительное финансирование на развитие собственного бизнеса, но не владеют достаточными ресурсами.

Как это сделать правильно. Для получения кредита под залог ТЗ нужно заинтересовать банк в своем обозначении. Для этого проводится оценка стоимости. После оценки специалист выдаст отчет, который можно использовать для представления в банке. Банк может назначить собственную экспертизу, чтобы убедиться, что стоимость соответствует реальности.

Выше шансов получить кредит под залог ИС у компаний, которые имеют известные обозначения и хорошую прибыль.

Если банку интересная сделка, нужно заключают договор залога. Его также регистрируют в Роспатенте — направляют договор, нотариально заверенную выписку из него или уведомление о том, что распоряжение правами состоялось, с подписью сторон.

Стоимость регистрации — 15 000 ₽. Доплата за каждое обозначение свыше 1 — 13 000 ₽.

Каждое из перечисленных соглашений можно и нужно адаптировать под цели и интересы сторон. На этапе разработки договора важно учесть детали и обезопасить себя от рисков. Поэтому обычно договоры готовит юрист.

Владельцам товарного знака нужно знать: